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Bayer Schering vence disputa por patente de substância usada em anticoncepcional

Autor: STJ

A Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) deu razão à indústria farmacêutica Bayer Schering AG em uma disputa sobre a patente da substância di-hidroespirorenona, utilizada na preparação de um anticoncepcional, e reafirmou o entendimento de que a concessão de patentes no regime pipelinenão exige a verificação dos requisitos normais da proteção à propriedade industrial, como a novidade e a atividade inventiva.

A ação foi ajuizada pela Libbs Farmacêutica contra a Bayer Schering e o Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) com o objetivo de anular a patente da substância.

O Tribunal Regional Federal da 2ª Região (TRF2) reformou a sentença de primeiro grau e julgou procedente o pedido da Libbs, considerando que não estava atendido o requisito da atividade inventiva exigido pela Lei 9.279/96 (Lei de Propriedade Industrial – LPI).

No recurso ao STJ, a Bayer Schering sustentou que a LPI não admite a decretação da nulidade de uma patente pipeline com base na ausência de ato inventivo, visto que não cabe ao INPI examinar o pedido nesse aspecto, por se tratar de revalidação de patentes já existentes no exterior.

Segundo o laboratório recorrente, o INPI deve, “nos casos das patentes pipeline, tão somente observar as condições dispostas no artigo 230 da Lei 9.279”. Preenchidas tais condições, acrescentou, a patente deverá ser concedida.

Exceção à regra

De acordo com o relator, ministro Villas Bôas Cueva, o regime jurídico das patentes pipeline – também chamadas "patentes de importação" ou "patentes de revalidação" – compreende patentes extraordinárias e transitórias e possibilita a proteção de inventos cujo patenteamento não era autorizado antes da atual LPI, como produtos químicos, farmacêuticos e alimentícios, entre outros.

O artigo 230, parágrafo 4º, da LPI assegura à patente pipeline o prazo de proteção remanescente no país estrangeiro onde foi feito o primeiro depósito, contado da data em que feito o depósito no Brasil, sempre limitado ao prazo máximo de 20 anos.

“As patentes concedidas sob o regime pipeline, justamente por constituírem uma exceção à regra geral da patenteação ordinária, são submetidas a requisitos específicos e predefinidos pela lei”, afirmou o relator.

Tais requisitos, segundo ele, são a existência de depósito anterior no exterior; a ausência de comercialização geral do objeto da patente; a ausência de preparativos para a comercialização do objeto da patente no exterior; a solicitação dentro do prazo de um ano após a publicação da LPI; a concessão, no Brasil, tal como concedida no país de origem, valendo assim o exame de mérito já realizado e o prazo de vigência limitado a 20 anos.

Precedentes

Citando doutrina sobre essa modalidade de proteção industrial, Villas Bôas Cueva afirmou que, “uma vez concedida por outra jurisdição a patente pipeline, o INPI não poderia anulá-la invocando a ausência de um dos requisitos de mérito (novidade, atividade inventiva e aplicação industrial)”.

Para ele, eventual nulidade só poderia ser reconhecida no caso de ausência dos requisitos específicos da pipeline ou mesmo de irregularidades formais, “como, por exemplo, a falta de pagamento de anuidade no Brasil”.

O ministro também citou precedentes em que o STJ mitigou a exigência de novidade no caso de concessão de patentes pipeline, como o REsp 1.145.637 e o REsp 1.092.139.

O voto do relator foi acompanhado por unanimidade pelos membros da Terceira Turma.

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