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Marcas Doritos e Douratitos podem coexistir harmonicamente

Autor: STJ

Segue a decisão do Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ESPECIAL nº 1046529 - RJ (2008/0075960-1)

RELATOR : MIN. ANTONIO CARLOS FERREIRA

RECORRENTE : PEPSICO INC ADVOGADO : RODRIGO BORGES CARNEIRO E OUTRO(S)

RECORRIDO : INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL INPI PROCURADOR : ANDRÉ LUÍS BALLOUSSIER ÂNCORA DA LUZ E OUTRO(S)

RECORRIDO : M DIAS BRANCO S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS ADVOGADOS : MÁRCIO NEY TAVARES SALEM ATTIE E OUTRO(S)

DECISÃO

Trata-se, na origem, de ação ordinária na qual se pleiteia a anulação de decisão administrativa do INPI que concedeu à segunda recorrida o registro da marca DOURADITOS, a qual conflitaria com a marca DORITOS, registrada anteriormente pela recorrente.

O Juízo de primeiro grau julgou improcedente o pedido (e-STJ fls. 154/158).

Interposta apelação, o TRF da 2ª Região negou provimento ao recurso, em acórdão assim ementado (e-STJ fls. 319/333):

"PROPRIEDADE INDUSTRIAL - AÇÃO DE ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO CONCESSIVO DE REGISTRO MARCÁRIO - LEGITIMIDADE NO INPI COMO LITISCONSORTE NECESSÁRIO - MARCAS 'DORITOS' E 'DOURADITOS' - MARCAS EVOCATIVAS - NÃO INCIDÊNCIA DO DISPOSTO NO ITEM 17 DO ART. 65, DA LEI Nº 5.772/71.

I - Nas ações envolvendo pedido de anulação de registro marcário, o INPI é parte na relação processual, figurando como litisconsorte passivo necessário. Precedentes.

II - Pela análise dos signos em questão, não pode vingar a tese da colidência, visto que se tratam, conforme bem assinalado pelo INPI e pelo Juízo a quo, de marcas sugestivas ou evocativas, porquanto 'DORITOS' e 'DOURADITOS' evocam, respectivamente, os termos 'dor' (d'ouro) e 'dourado', utilizados comumente no ramo do mercado alimentício para assinalar produtos, cuja cor pode ser associada ao amarelo dourado. O mesmo pode se dizer do sufixo 'itos', indicativo de diminutivo, também comumente utilizado na composição de signos marcários.

III - Quando os signos são compostos por expressões comumente usadas para ressaltar e/ou evocar determinada característica do produto que assinalam, são eles desprovidos de apropriação exclusiva, no sentido de que os titulares de tais marcas, chamadas 'fracas', deverão suportar o ônus da convivência com outras semelhantes. IV - Não há óbice a que as referidas marcas coexistam no mercado, não incidindo, in casu, o disposto no art. 65, item 17, da Lei nº 5.772/71. V - Recursos improvidos".

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-STJ fls. 349/354). Inconformada, a recorrente interpôs o presente recurso especial, com fundamento no art. 105, III, alíneas "a" e "c", da CF, alegando violação dos arts. 535 do CPC, 6º, da Convenção da União e Paris e 2º e 65 da Lei n. 5.772/1971.

É o relatório. Decido.

Preliminarmente, quanto à alegada violação ao art. 535 do CPC, o recurso não pode ser conhecido. Com efeito, o art. 535 do CPC encontra-se incólume quando o Tribunal de origem, embora sucintamente, pronuncia-se de forma suficiente sobre a questão posta nos autos, sendo certo que o magistrado não está obrigado a rebater um a um os argumentos trazidos pela parte se os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão (REsp n. 1.197.028/AL, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 16/2/2012, DJe 28/2/2012).

No mérito, o recurso também não pode ser conhecido, uma vez que, "para modificar o que foi decidido pela Corte de origem, no âmbito da ação de abstenção de uso de nome empresarial, marca e nome de domínio, seria necessário o revolvimento do conteúdo fático-probatório dos autos, providência incompatível com a via estreita do recurso especial, ante o óbice previsto na Súmula 7 desta Corte" (AgRg no Ag n. 1.049.819/SP, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 22/3/2011, DJe 30/3/2011).

Ademais, como bem atestaram as instâncias ordinárias, soberanas na análise do conjunto fático-probatório dos autos, a marca da recorrente é uma marca fraca, meramente sugestiva e/ou evocativa, razão pela qual deve conviver com marcas semelhantes. Nesse sentido, confira-se o seguinte precedente:

"PROPRIEDADE INDUSTRIAL. AÇÃO DE NULIDADE DE REGISTRO DE MARCA COMERCIAL. MARCA FRACA OU EVOCATIVA. POSSIBILIDADE DE CONVIVÊNCIA COM OUTRAS MARCAS. IMPOSSIBILIDADE DE CONFERIR EXCLUSIVIDADE À UTILIZAÇÃO DE EXPRESSÃO DE POUCA ORIGINALIDADE OU FRACO POTENCIAL CRIATIVO.

1. Marcas fracas ou evocativas, que constituem expressão de uso comum, de pouca originalidade ou forte atividade criativa, podem coexistir harmonicamente. É descabida, portanto, qualquer alegação de notoriedade ou anterioridade de registro, com o intuito de assegurar o uso exclusivo da expressão de menor vigor inventivo.

2. Marcas de convivência possível não podem se tornar oligopolizadas, patrimônios exclusivos de um restrito grupo empresarial, devendo o Judiciário reprimir a utilização indevida da exclusividade conferida ao registro quando esse privilégio implicar na intimidação da concorrência, de modo a impedi-la de exercer suas atividades industriais e explorar o mesmo segmento mercadológico.

Aplicação da doutrina do patent misuse. RECURSO ESPECIAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO". (REsp 1166498/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/03/2011, DJe 30/03/2011).

Diante do exposto, com fundamento no art. 557 do CPC, NÃO CONHEÇO do recurso especial.

Publique-se e intimem-se.

Republicado por incorreção no DJE de 26/03/2013

Brasília-DF, 14 de março de 2013.

Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA

Relator

Rodrigo Moraes

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