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James River Paper Company não poderá utilizar a marca Dixie, anulada pelo INPI

Autor: STJ

A Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) declarou prescrito o direito da empresa James River Paper Company de recorrer contra ato do Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) que cancelou o registro de marca Dixie & Desenho por motivo de desuso.

A empresa James River Paper Company possuía autorização da Dixie Toga, uma das maiores fabricantes de embalagens da América Latina, para usar a marca Dixie & Desenho no Brasil. Passados alguns anos, a Dixie Toga fez pedido de cancelamento do registro da marca no INPI, por motivo de desuso do signo, ou seja, de caducidade.

Em virtude desse fato, a James River ajuizou ação contra a Dixie Toga e contra o INPI, para declarar a nulidade do ato do instituto que cancelou o registro da marca. Alegou que o pedido de cancelamento foi feito de má-fé. O primeiro grau julgou improcedente o pedido, pois reconheceu que o direito da autora já estava prescrito.

Na sentença, o magistrado declarou que, após cinco anos da decisão do INPI sobre a caducidade da marca Dixie & Desenho, sem nenhum recurso administrativo apresentado pela James River, a decisão havia se tornado definitiva.

Responsabilidade do titular

A companhia James River apelou para o Tribunal Regional Federal da 2ª Região (TRF2), que ratificou a tese do primeiro grau. Para o TRF2, “a extinção de uma marca por caducidade decorre da constatação, por parte do INPI, de desuso comprovado do signo no prazo estabelecido em lei, cabendo ao titular do registro responsabilidade exclusiva pela utilização ininterrupta do sinal, ainda que tenha, por ato de vontade, permitido o uso, por parte de terceiros, mediante contrato de licenciamento”.

Para o colegiado, se a marca não é utilizada intencionalmente pelo licenciado, esse ato só interessa ao titular. E o pedido de cancelamento feito pelo titular, por si só, não caracteriza a má-fé, como alegado pela recorrente, para impedir a prescrição.

De acordo com o TRF2, a má-fé não teria derivado da obtenção do registro da marca, mas da ação de caducidade por falta de uso regular do signo, razão pela qual seria aplicável o artigo 178, parágrafo 10, IX, do Código Civil de 1916, e não o artigo 6º, bis, 3, da Convenção da União de Paris (CUP).

Má-fé

A James River interpôs então recurso no STJ. Argumentou que houve violação ao artigo 6, bis, item 3, da CUP, que diz ser imprescritível a ação de nulidade do registro de marca quando houver má-fé.

Entretanto, para os ministros da Terceira Turma, que confirmaram o entendimento do segundo grau, o acórdão recorrido concluiu que o reconhecimento da prescrição prescindia da análise sobre a má-fé por parte da empresa Dixie, pois “o cancelamento do registro por caducidade poderia, inclusive, se dar de ofício pelo INPI, nos termos da Lei 5.772/71 [Código da Propriedade Industrial vigente à época], bastando a constatação de desuso do signo pelo prazo estabelecido em lei”.

A relatora do recurso, ministra Nancy Andrighi, lembrou que a CUP, em seu artigo 6º, bis, confere proteção internacional às marcas notoriamente conhecidas, impedindo o registro ou determinando a anulação, nos países integrantes da União de Paris, de marcas que constituam reprodução, imitação ou tradução suscetível de estabelecer confusão com aquela notória.

Segundo a CUP, o prazo para requerer o cancelamento do registro é de cinco anos, salvo na hipótese de má-fé, quando o pedido de cancelamento do registro ou da proibição de uso poderá ser feito a qualquer tempo pelo interessado.

Conforme mencionou a relatora, o texto foi ratificado pelo Brasil por intermédio do Decreto 75.572/75 e, posteriormente, a proteção às marcas notoriamente conhecidas foi reiterada pela Lei de Propriedade Industrial brasileira (Lei 9.279/96).

Contudo, de acordo com Nancy Andrighi, “ainda que se considere, no presente recurso, a notoriedade da marca em questão e, portanto, a subsunção da hipótese ao art. 6º, bis, da CUP, para se admitir a aplicação do seu respectivo item 3, é importante que se tenha bem claro qual a pretensão da recorrente nesta ação declaratória”.

Para a ministra, a autora se insurge contra o ato administrativo do INPI que declarou o cancelamento do registro de marca por motivo de desuso. “Com efeito, não se pretendeu o cancelamento ou a proibição de uso de marca notória registrada ou utilizada de má-fé por aquele que não seja o seu titular”, garantiu.

Por isso, conforme menciona a relatora, se a recorrida, após o cancelamento do registro, apropriou-se da marca, passando a utilizá-la para identificar os seus produtos, ou requereu novo registro da marca perante o INPI, “essas condutas até podem ser questionadas pela recorrente, mas não são objeto da presente ação e, consequentemente, não foram analisadas pelas instâncias de origem, não podendo servir de fundamento para a declaração de nulidade do ato que cancelou o registro por caducidade”.

Interpretação

Os ministros afirmaram ainda que, por mais que se admita uma interpretação extensiva do dispositivo da CUP, para permitir sua incidência nas hipóteses em que a má-fé está no desuso da marca e não no seu uso, “a tese da imprescritibilidade do requerimento para anulação do registro não convence”, porque ela “não é regra no direito brasileiro”.

Isso porque a imprescritibilidade é admitida apenas em hipóteses excepcionais que envolvam “direitos da personalidade, estado das pessoas e bens públicos. Os direitos patrimoniais, por sua vez, estão sujeitos aos prazos prescricionais do Código Civil ou das leis especiais”.

A Turma explicou que, no direito brasileiro, tanto a Lei 5.772, vigente à época da propositura da ação, como a Lei 9.279 dispõem sobre o prazo prescricional de cinco anos para requerimentos de anulação de registros no INPI, entretanto não fazem distinção entre as condutas de boa e má-fé quanto ao uso e registro de marcas notoriamente conhecidas.

Por essas razões, a Turma entendeu que o dispositivo da CUP referente à imprescritibilidade das ações que envolvam atos de má-fé não é aplicável à hipótese, devendo ser mantida a tese do tribunal de origem que reconheceu a prescrição.

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