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STJ anula indenização de R$ 225 mil imposta à Hering por utilização indevida de marca

Autor: Superior Tribunal de Justiça

A Quarta Turma do Superior Tribunal de Justiça anulou a sentença da Justiça paulista que condenou a Hering Têxtil S/A e a Fitness Malhas Ltda. ao pagamento de R$ 225 mil, acrescidos de multa de 30% sobre esse valor, a título de indenização pela utilização e comercialização de camisetas com o logotipo da OK DOK Clothing Co, registrado pela Nias Indústria e Comércio de Confecções Ltda.

Na ação, a Nias alegou que as empresas utilizaram o logotipo e a figura do personagem Mickey Mouse para identificar artigos de sua confecção, causando confusão e induzindo o consumidor a acreditar que se tratava de produtos de sua fabricação. Para o Tribunal de Justiça de São Paulo, ao utilizar a marca sem a devida autorização, a Hering tirou proveito de propriedade alheia e praticou concorrência desleal.

A Hering recorreu ao STJ, alegando cerceamento de defesa e inexistência do uso indevido da marca. Sustentou que a sentença foi proferida sem a necessária dilação probatória, já que não foi realizada audiência de instrução na qual seriam ouvidas as partes, testemunhas e a profissional responsável pelo laudo pericial.

Argumentou, ainda, que não houve concorrência desleal, uma vez que os artigos confeccionados eram individualizados e distinguidos pela notoriedade da marca Hering e pela inconfundível figura do Mickey Mouse, impassíveis de causar confusão ao público consumidor em relação à marca OK DOK. Segundo a Hering, o suposto prejuízo sofrido pela Nias foi calculado com base no faturamento bruto da empresa, o que implica claro enriquecimento sem causa, já que os autores jamais receberiam tal valor caso efetuassem a venda direta das camisetas.

Além do cerceamento de defesa, a Fitness Malhas alegou, entre outros pontos, ser uma mera revendedora de produtos industrializados pela Hering e outras empresas do setor, não havendo qualquer pacto que importe em solidariedade no cumprimento das obrigações.

Em seu voto, o relator da matéria, ministro Luis Felipe Salomão, enfatizou que, pelo sistema de livre convencimento motivado adotado pelo Código de Processo Civil, não cabe compelir o magistrado a autorizar a produção desta ou daquela prova quando ele estiver convencido da verdade dos fatos por outros meios. Mas, no caso em questão, ele ressaltou que as empresas não tiveram a oportunidade de produzir provas em audiência – que não foi realizada – e as controvérsias apresentadas não foram devidamente esclarecidas pelas partes e testemunhas.

Segundo o relator, para comprovar se houve a utilização indevida da marca, é necessária a realização de instrução probatória completa, pois a perícia técnica realizada foi apenas contábil. Para ele, o cerceamento de defesa ficou plenamente demonstrado, já que as empresas não puderam contraditar a prova produzida, providência que seria possível com a oitiva das testemunhas indicadas e os esclarecimentos da perita em audiência.

Assim, por unanimidade, a Turma determinou a anulação do processo e a realização de audiência de instrução para que a perita e as testemunhas sejam ouvidas.

REsp 330036

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